LAS MARCAS DESCRIPTIVAS Y EVOCATIVAS EXITOSAS

Por: HUGO ALDAY

La Ley de la Propiedad Industrial, así como los tratados internacionales que han sido ratificados por México en la materia de propiedad industrial, han plasmado desde el siglo pasado la prohibición de registro de aquellas marcas que describan el producto, el servicio o las características de los mismos; lo que en un burdo ejemplo equivaldría a registrar “CARRETILLA” para carretillas o “SILLAS” para sillas.

De igual manera, la Ley y tratados han prohibido el registro de aquellas marcas denominadas evocativas, es decir, que evocan o llevan al consumidor a imaginarse específicamente ese producto o ese servicio, con lo cual las marca carecería de su principal característica que es la distintividad; por lo que un ejemplo burdo sería “LA CHULETA HUMEANTE” para servicios de alimentos o restaurantes, o bien, “EL PISTÓN DORADO” para servicios de talleres automotrices.

En este sentido la Ley de la Propiedad Industrial en la fracción IV de su artículo 90 señala que no serán registrables como marca:

“IV.- Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales que, considerando el conjunto de sus características, sean descriptivas de los productos o servicios que traten de protegerse como marca. Quedan incluidas en el supuesto anterior las palabras descriptivas o indicativas que en el comercio sirvan para designar la especie, calidad, cantidad, composición, destino, valor, lugar de origen de los productos o la época de producción;”

En este orden de ideas, para José Roberto Garza García[1] existen diferencias reales entre las marcas descriptivas y las evocativas, siendo posible su registro por parte de la autoridad, tal como se señala a continuación: “una marca descriptiva es débil, porque los elementos que la componen puede ser utilizados por la colectividad, aunado a que es obligación de la Autoridad negarlas cuando se encuentren desprovistas de elementos distintivos, sin embargo una marca evocativa es altamente explotable, ya que su misma naturaleza la individualiza, genera imágenes y conceptos relacionados con los productos finales pero con la ventaja que el aspecto ideológico que se protege mediante registro no puede ser reproducido por terceros y que en forma indirecta cumple con la misma función que un signo descriptivo.”

Sin embargo, para la Suprema Corte de Justicia de la Nación, las marcas evocativas son también consideradas como marcas descriptivas, y por ende deben ser negadas o desechadas tales solicitudes de registro acorde a lo dispuesto por la fracción IV del artículo 90 de la Ley, como se muestra a continuación:

MARCAS DESCRIPTIVAS, LO SON LAS DENOMINACIONES EVOCATIVAS. Cuando la denominación que se pretende registrar como marca evoca una cualidad o característica del producto o servicio que se requiere amparar con dicha marca, se puede afirmar que se trata de una marca descriptiva, porque conforma en su definición la naturaleza del producto y evoca la idea del mismo, de modo que se puede interpretar que el término “evocar” no lo es en el sentido de recordar algo o traer alguna cosa a la memoria, como es su significado gramatical, sino como indicativo de las cualidades o características de los productos pretendidos para proteger con la denominación cuyo registro se solicitó como marca ante la autoridad administrativa. Por tanto, es de señalarse que la denominación marcaria que sea evocativa no es susceptible de registro.

CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER

CIRCUITO.

Amparo en revisión 2764/89. The Guillete Company. 5 de abril de 1990. Unanimidad de votos. Ponente: Jose Méndez Calderón. Secretario: Jacinto Figueroa Salmorán.

Pero todo ello queda en letra muerta cuando de pronto nos encontramos con marcas como “LA GAS” registrada en la clase 37 específicamente para estaciones de recarga de combustible para vehículos; siendo que de forma conceptual es muy claro que todos los usuarios de servicios de PEMEX hemos dicho alguna vez que vamos a “LA GAS” o que vamos a poner “GAS” al carro, con lo cual la marca no solo evoca el servicio para el cual el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial ha concedido la marca a esa nueva empresa de combustibles, sino que es totalmente descriptiva, por lo que la autoridad de conformidad con los tratados internacionales, la Ley en la materia y los criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, debió negar el registro a la marca en comento.

[1] Cfr., http://www.mipatente.com/la-diferencia-de-una-marca-evocativa-y-una-marca-descriptiva/

Sin embargo, como se observa, la marca fue presentada en abril y el título concedido en septiembre, es decir, en tan solo 5 meses el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, concedió el registro de una marca descriptiva a un grupo empresarial que ha inundado ya el sureste de México con gasolineras.

Pudo haber sido un error del examinador o del director divisional de marcas del Instituto Mexicano de la Propiedad Industria, o bien, tal vez crearon un nuevo criterio distinto a los tratados, la Ley y la jurisprudencia. Lo que es un hecho es que con temas como este aplica el refrán que dice: “no hagas cosas buenas que parezcan malas”.

Para mayores informes contáctenos en www.alhen.mx.

Artículo publicado en www.cancunissimo.com